Preguntas y Respuestas

Heda con su vigilancia específica de marcas (copyright 2020-2022) compara la estructura fonética, conceptual o sinonímica, unificable o separable, su género opuesto y la traducción en su caso total o parcial a un idioma publicitario, de cada una de las marcas vigiladas con toda solicitud de marca o nombre comercial publicados en el boletín de marcas nacionales (OEPM), en el de marcas comunitarias (EUIPO) o en el de la gaceta de marcas internacionales (WIPO). Dicha publicación de solicitud es obligatoria para la concesión de toda marca y es lo que permite a Heda proponer al propietario de la marca vigilada la oposición al registro de cualquier marca que pueda dañar su buena imagen.

 Sí, si ambas partes acuerdan respetarse los productos de distinta índole y en su caso la circunscripción geográfica que ambos titulares de marcas acuerden. En tales casos es conveniente que actúe siempre como intermediario el Agente de la Propiedad Industrial, en nuestro caso Heda.

 Es la formalización de un contrato por el que el titular de una marca que goza de buena reputación en el mercado permite al licenciatario su buen uso bajo las circunstancias y condiciones que se estipulen. Se diferencia de la franquicia en que ésta se aplica a la comercialización de todo el negocio, mientras que la licencia se limita tan sólo al buen uso de la marca en su proceso de comercialización. Para que tenga efectos frente a terceros debe inscribirse en el registro de marcas del país en que se licencia.

Según la Federación Europea de la Franquicia la franquicia es un sistema de comercialización de bienes y/o servicios y/o tecnología, que se basa en una colaboración estrecha y continua entre empresas financieramente separadas e independientes -el franquiciador y sus franquiciados-, mediante el cual el franquiciador concede al franquiciado el derecho, pero también le impone la obligación, de llevar a cabo un negocio conforme al concepto del franquiciador. Este derecho faculta y obliga al franquiciado -a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta-, a utilizar el nombre comercial del franquiciador, y/o la marca registrada, el know-how, los métodos técnicos y de negocio, el procedimiento y otros derechos de propiedad industrial y/o intelectual; sobre la base de una prestación continua de asistencia comercial y técnica, dentro del marco del contrato de franquicia (escrito) celebrado entre las partes para este fin. El «Know-how» es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, derivadas de experimentaciones y experiencias del franquiciador, que es secreta, sustancial y determinada.

Es el derecho del que disfruta el propietario de toda marca en vigor cuya fecha de solicitud sea anterior a la de cualquier otra marca posterior. Lo faculta para oponerse a toda marca posterior cuyo parecido induzca a confusión. Se obtiene en el momento de la solicitud de la marca y con la concesión de ésta se consolida como derecho exclusivo de marca con facultad para prohibir. El Convenio de la Unión de París establece que este derecho prioritario es válido durante seis meses para todos los países signatarios del mismo, que son prácticamente todos los países del mundo, por lo que se puede registrar como marca comunitaria o como marca internacional o en cualquier país del mundo a los seis meses conservando la prioridad del país de origen.

Además del derecho prioritario, con la concesión se consolida el derecho exclusivo y con él el derecho a prohibir, facultando al titular de la marca prioritaria a no ser molestado en su disfrute como cualquier otra propiedad privada y el segundo, el “jus prohibendi” a prohibir todo uso indebido o fraudulento entre los que destaca el riesgo de confusión. Si la marca posterior ha sido concedida porque nadie se ha opuesto a su registro habría que demandar su nulidad.

Como toda propiedad privada la marca se puede arrendar mediante contrato de licencia o vender mediante contrato de cesión, debiéndose inscribir, para que tanto la licencia como la cesión tengan efectos frente a terceros, en el registro de marcas de la oficina de la propiedad industrial del país en el que se realicen, en España la OEPM. Los servicios administrativos de Heda o los jurídicos en su caso le prepararán la documentación necesaria para llevarlas a cabo. Si lo que desea es encontrar un comprador para su marca podrá anunciar su venta en la sección de nuestra web www.hedapatentes.com dedicada a la compraventa de marcas.

 Heda propone al titular de la marca vigilada oposición frente a la concesión de registro de toda marca idéntica o tan parecida a la vigilada que induce a confusión y cuya búsqueda informática haya sido pronosticada en el listado previo de dicha marca vigilada. Y también requiere en nombre del titular a aquel tercero que sin su consentimiento use una marca igual o semejante a la vigilada para que cese de inmediato en el uso no consentido de una propiedad ajena y si el infractor no cesa lo demanda ante los tribunales de justicia o bien le propone en su caso, si esa fuera la voluntad del propietario, la firma de una licencia que le permita el uso de la marca con arreglo a derecho.

 Por diez años, siendo renovable indefinidamente. Para evitar que marcas en desuso impidan el registro de nuevas marcas es obligatoria la renovación. Si no se renueva caduca su vigencia y desaparece del registro de marcas. Heda avisa por correo electrónico al titular de la marca vigilada con tiempo suficiente para solicitar su renovación en plazo y forma. Recomendamos a nuestros clientes que no atiendan las propuestas de renovación de otras agencias porque así se pierde la vigilancia específica © de Heda.

 El Convenio de la Unión de París establece un plazo de seis meses para conservar el derecho prioritario de la marca en todo el mundo. Es recomendable solicitar el registro a los seis meses en la WIPO por el sistema de la Unión de Madrid, designando los países en los que se tiene la intención de hacer uso efectivo de la marca. Por el sistema de Madrid se pueden designar también marcas regionales como la marca comunitaria o la marca africana. La Unión de Madrid consta actualmente de 110 miembros y abarca 126 países. Esos miembros representan más del 80% del comercio mundial, y se ampliará a medida que aumente el número de miembros.  Para consultar la lista de países miembros de la Unión de Madrid entre en el siguiente enlace:  https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

 Es marca anterior toda aquélla que estando vigente tenga una fecha de solicitud anterior a la fecha de solicitud de cualquier otra marca, la posterior.  El derecho prioritario recae sobre el propietario de la marca anterior y lo faculta para oponerse a cualquier marca posterior cuyo parecido fonético, conceptual (o sinonímico), de género o número gramatical, unida o separada, o de traducción a otro idioma o por su logotipo presuma un riesgo de confusión entre el público. El derecho del público a no ser confundido incide también en el derecho prioritario de la marca. Puede ser igualmente motivo de conflicto el hecho de que un tercero pretenda aprovecharse de la reputación alcanzada en el mercado por una marca anterior. En estos conflictos el derecho preferente recae en el propietario de la marca anterior.

Se entiende que para que haya verdadero riesgo de confusión entre una marca anterior y una posterior han de relacionarse ambas por los productos o servicios que distinguen, por lo que deben estar ambas clasificadas en la misma clase del nomenclátor internacional o en clases relacionadas por algún aspecto entre sí. No obstante, esta norma no se aplica si la marca anterior es notoria, o bien conocida en su sector, o renombrada, ampliamente conocida por el público. El Convenio de Niza establece 45 clases de productos y servicios para el registro de las marcas y se puede consultar entrando en el siguiente enlace:  https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action

Al ser la marca un bien privado la Administración estatal no puede actuar en favor de los titulares de derechos de propiedad privada, sino que es el propietario el único que puede diligenciar oposición o recurso por sí mismo o a través de su agente de la propiedad industrial, siendo este último quien con seguridad conoce como profesional el derecho de marcas. Y lo mismo en caso de interponer recurso contencioso-administrativo.

En consecuencia, no es posible encomendar la vigilancia ni esperar del Estado (en nuestro caso la OEPM) la diligencia de una oposición en defensa del derecho prioritario de una marca afectada por riesgo de confusión, a pesar de ser el Estado quien instruye el procedimiento administrativo desde su solicitud hasta su concesión o denegación. Sin embargo, la OEPM ofrece a los particulares la oportunidad de registrar sus marcas directamente, sin la actuación del Agente de la Propiedad Industrial o representante autorizado, pero sin advertirles que en caso de colisionar ese registro con otro anterior no será la OEPM quien se encargue de interponer la oposición, sino que tendrán que hacerlo los propietarios de la marca por sí mismos o debidamente representados. Si bien es cierto que “ignorantia juris non excusat”, también es cierto que el interesado que procede a registrar su marca solicitándola directamente en la OEPM lo hace desconociendo que ésta puede ser concedida a pesar de colisionar con una marca anterior, por no haberse diligenciado la preceptiva oposición. Existe, eso sí, una costumbre de la OEPM, a título meramente informativo, de avisar de la identidad o el fuerte parecido con una marca anterior encontrada por una búsqueda informática convencional con los recursos de que la OEPM dispone, que ni puede abarcar todo el espectro comparativo de la vigilancia de una marca creativa, única, ausente en diccionarios, ni la compromete a indemnizar daños y perjuicios por sus efectos meramente informativos. Para evitar la paradoja de que por ello marcas confundibles resulten concedidas es recomendable registrar la marca por mediación de un Agente de la Propiedad Industrial, que es quien como profesional mejor conoce el derecho de marcas y quien se encargará de realizar la mejor y más amplia vigilancia de ésta, responsabilizándose a ser posible de su buen fin. Si contrata esta vigilancia con Heda logrará la vigilancia específica © de su marca, que incluirá un compromiso definido, concreto, de incluir en dicha vigilancia todos los aspectos comparativos que hayan sido pronosticados en el listado previo elaborado para cada marca vigilada, de tal manera que el cliente obtiene la seguridad de estar plenamente protegido por contrato, siendo Heda responsable como parte contratante de su cumplimiento.

La respuesta es no, a no ser que el solicitante sea consciente de que su marca puede ser concedida, paradójicamente por la misma OEPM, si el propietario de una marca anterior tan parecida que pueda inducir a confusión no se opone por sí mismo o privadamente representado, porque la OEPM, como hemos visto anteriormente, no se puede oponer. Consecuentemente, el solicitante que acude a tramitar el registro de su marca directamente a la OEPM debería acudir al mismo tiempo a un Agente de la Propiedad Industrial que se ocupe de su vigilancia, es decir, de notificarle y consecuentemente presentar oposición siempre que por su parecido fonético o conceptual corra riesgo de confusión.

 Se entiende que no hay riesgo de confusión cuando dos marcas conviven en el mercado sin colisionar la una con la otra. En cambio, cuando el público medianamente atento percibe ambigüedad, no las distingue con certeza, hay riesgo de confusión, siendo ello motivo de denegación o de nulidad de la marca posterior.  Esa falta de certeza se evidencia cuando dicho público no percibe con seguridad si los productos o servicios pertenecen a una u otra marca. Sin embargo, la marca notoria o ampliamente conocida no tiene en cuenta los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión.        

Es la marca que encarga a Heda la vigilancia específica © de su derecho prioritario frente a cualquier marca posterior que lo vulnere. Heda compara sus marcas vigiladas mediante el cruce informático de un listado previo específicamente elaborado para cada una de las marcas vigiladas con todas las solicitudes de registro de marcas posteriores. La diferencia con la vigilancia convencional reside en que Heda compara un listado previamente elaborado en el cruce informático con las solicitudes posteriores, mientras que en la vigilancia convencional se comparan las marcas solicitadas con las anteriormente registradas, es decir que la vigilancia específica © de Heda va de lo particular (la marca vigilada) a lo general (la marca solicitada) mientras que la convencional lo hace a la inversa.

Al elaborarse específicamente el listado previo de opciones comparativas para cada marca vigilada que se va a cruzar informáticamente con todas las marcas posteriormente solicitadas, no queda fuera de la comparación ningún aspecto creativo que deba ser vigilado. Es decir, se diseña un plan de vigilancia específica © en el que no se desaprovecha ninguna oportunidad de vigilancia. Las ventajas son que no escapa al juego comparativo ninguna opción digna de ser comparada, obteniéndose un resultado completo y fidedigno.    

Por listado previo se entiende la lista previamente elaborada, y en su caso pactada con el titular, de todas las posibles analogías que pueda haber entre la marca vigilada y todas las marcas posteriormente solicitadas. Estas analogías no sólo son fonéticas sino también total o parcialmente conceptuales, de género, de número gramatical, de unificación o de separación, y de traducción total o parcial a idiomas publicitarios (lo de total o parcial se aplica a las marcas compuestas en las que un sólo término pueda ser similar). Al ser en muchos casos prácticamente imposible o muy difícil la programación informática convencional de esta vigilancia por ser las marcas creaciones imaginativas, únicas, ausentes en diccionarios, cobra valor la programación de la vigilancia específica © de Heda, que se apoya en un listado previamente elaborado, incluso a mano si es preciso, que pronostica y cubre todas las coincidencias (matchings) en todos los casos posibles. Para elaborar este listado previo Heda no desprecia apoyarse en los algoritmos fonético, sinonímico y de traducción que según los casos se utilizan de base para captar la analogía buscada.

Una simulación del listado previo confeccionado y listo para pactar su aprobación es posible de forma sencilla. Sólo tiene que pedírnosla sin compromiso por email a aherrera@hedapatentes.com sin olvidar el nombre de su marca y si quiere contratar nuestro servicio de vigilancia específica © rellene la hoja de encargo que encontrará en nuestra web www.brandwatching.es  

Informar al Departamento Jurídico de Heda para que requiera fehacientemente (mediante Burofax) al infractor con el apercibimiento de que cese de inmediato en el uso no consentido de una propiedad ajena (la marca) y de no hacerlo tendrá que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. Adicionalmente se puede ofrecer, si se desea, un contrato de licencia que le permita usar la marca con arreglo a derecho.    

Heda ha potenciado el servicio de vigilancia de similitudes entre marcas, mejorándolo sustantivamente y protegiendo los derechos de autor de estas mejoras a nivel global. Al ofrecer al cliente una vigilancia específica ©, se compromete a comparar un listado previo con las solicitudes de registro de marcas que se publican en los boletines nacionales, comunitario e internacional, avisando al cliente de las analogías que encuentre para que éste decida si se opone o no. Dicho listado previo comprende todas las opciones comparativas pronosticadas por los expertos de Heda y por el propietario de la marca que va a ser vigilada, así como con el consentimiento de éste, que puedan crear riesgo de confusión con cualquier marca posterior.

Actualmente se suelen ofrecer servicios de vigilancia de marcas que practican la búsqueda desde lo general (toda marca posteriormente solicitada) a lo particular (la marca afectada por riesgo de confusión), y por ello no sólo son complejos de programar, sino que no solucionan del todo el problema del riesgo de confusión entre marcas, dado el carácter imaginado, único, ausente en diccionarios de las marcas. Los programas de vigilancia de marcas convencionales tropiezan en el cruce informático con gran cantidad de coincidencias (matchings) que requieren demasiado tiempo para depurar las que sean inocuas y las erradas, dificultando el trabajo de control de los verificadores, que se ven obligados a purgar cantidad de coincidencias inútiles. Además, hay coincidencias, sobre todo las que esconden diferencias conceptuales enmascaradas, que nunca llegan a ver la luz. La vigilancia específica © de Heda, en cambio, restringe por un lado el espacio de búsqueda de posibles coincidencias, actuando desde lo particular (la marca vigilada) a lo general (la marca posteriormente solicitada), y por otro lleva a cabo dicha búsqueda desde un listado previo específicamente elaborado para cada marca vigilada en el que puede colaborar, si lo desea, su propietario. A esta forma de actuar le llama Heda vigilancia específica © cuyos derechos de autor explota, y consiste en pronosticar la búsqueda de analogías específicamente para cada marca vigilada, entre las que se incluyen las analogías fonéticas, de género y número gramatical, conceptuales o sinonímicas, de traducción a otros idiomas comerciales, de uniones o desuniones y de todo lo que por otros motivos de carácter creativo creamos que debe agregarse a dicho listado previo. En resumen, resulta una vigilancia más conforme a su objeto, el posible riesgo de confusión de la marca vigilada, al comparar sus opciones comparativas previamente insertadas en un listado previo con las marcas posteriormente solicitadas, mientras que la vigilancia convencional compara en general desde las solicitudes publicadas, con la marca vigilada. Esas opciones comparativas quedan concretamente definidas para cada marca vigilada en la vigilancia específica © de Heda, mientras que en la vigilancia convencional se juega con valores múltiples polivalentes para todas las marcas vigiladas.      

La inserción por orden alfabético de todas las marcas vigiladas en la web, cada una con su logo, los productos o servicios que también se podrán buscar por orden alfabético y un enlace que da acceso a su propia web tiene dos objetos: Por un lado, se pretende crear un referente de marcas vigiladas y seguras y por otro servir de publicidad a la marca dando a conocer sus productos o servicios al público mediante enlace a su propia web. El posicionamiento de nuestra web www.brandwatching.es está muy reforzado en Internet gracias a los anuncios y artículos divulgativos que se publican para promocionarla, por lo que estar presente en esta web puede servir para que un internauta busque los productos o servicios en los que esté interesado.

La respuesta es no. Porque las opciones comparativas que se barajan en la vigilancia convencional son tantas y al no estar sometidas a patrones concretos resulta fácil caer en un defecto o en un error que haga que decaiga la vigilancia en algún aspecto o falle el resultado de alguna comparación o el de su verificación durante el proceso de revisión que a veces se alarga demasiado. En los casos en que se escape la detección de una marca de afinidad tan cercana que induzca a confusión no queda otra salida que demandar su nulidad en los tribunales.

Con Heda en cambio se contrata la vigilancia en términos concretos, lo que se contrata es que las opciones comparativas previstas en el listado previo elaborado según las características creativas de cada marca encuentren en el cruce electrónico todas las similitudes con las marcas solicitadas con posterioridad que puedan dañar su imagen o inducir a confusión en el mercado. En resumen, con Heda no se contrata una vigilancia abstracta, sino una concreta. De ahí que el riesgo de confusión pueda reducirse a su mínima expresión por un lado y por otro si se produce la confusión y hay que reclamar la nulidad de la marca posterior en los tribunales ello no se debería a no haber estado previsto en lo contratado.              

Con el sistema convencional de vigilancia de marcas es arriesgado prevenir el riesgo de confusión. Sin embargo, con el sistema de vigilancia específica © de Heda es posible acercarse a la previsión absoluta del riesgo de confusión.

En la sección DERECHOS DE AUTOR se exponen con suficiente amplitud las características de los derechos de autor de Heda referidos a su programa de ordenador registrado por el que se da particular solución a los inconvenientes de la vigilancia convencional de marcas. Al contratar el cliente la vigilancia específica © de su marca con Heda queda ésta obligada a vigilar su marca según el sistema protegido por el copyright, que consiste en realizar la vigilancia partiendo de la particularidad de la marca vigilada y cruzando electrónicamente todas sus posibles opciones comparativas con las solicitudes de marcas que se publiquen con posterioridad, y responsabilizándose Heda en llevar a cabo esta vigilancia específica © según los términos acordados en contrato. Por este copyright o estos derechos de autor registrados en Propiedad Intelectual, queda prohibido el uso, la reproducción total o parcial por cualquier medio o bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria, la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de este programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, así como cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias tanto en España como en todos los países signatarios del Convenio de Berna.

Heda prescinde de detectar prohibiciones absolutas para el registro de las marcas, ya que éstas son notificadas por la Oficina de marcas correspondiente, que si bien no suspende el procedimiento de concesión por motivo de prohibiciones relativas a parecidos entre marcas, que afectan sólo a los derechos particulares de sus titulares, sí en cambio suspende el procedimiento hasta que se subsanen los defectos motivados por prohibiciones absolutas, como por ejemplo la denominación exclusiva del producto o el servicio que pretende distinguir la marca, o la denominación por la que se conoce en el mercado el producto, por ejemplo PATA NEGRA para jamón, la denominación geográfica exclusivamente, por ejemplo LA RIOJA para vinos, o la no exclusión de productos que no sean los propios de la denominación, por ejemplo, no se podría registrar OLIVOIL para aceites de girasol sino sólo para aceites de oliva, el nombre de una persona distinta del solicitante, los símbolos oficiales como banderas, escudos, acrónimos, denominaciones de organismos o instituciones oficiales, a no ser que se excluyan de la protección solicitada, por ejemplo, una marca de un  producto español puede exhibir la bandera de España siempre que dicha bandera se excluya de la protección exclusiva solicitada para la marca.

Al no poder ser prohibido el registro por la Oficina de marcas por motivos de prohibición relativos tienen que ser los propios titulares los que se opongan por sí mismos o a través de sus representantes. El problema surge cuando los titulares no se enteran de que alguien pretende registrar una marca muy parecida a la suya porque, debido a la singularidad creativa de las marcas, nadie le haya advertido de dicho parecido, por ejemplo, será muy difícil advertir del parecido entre DULCICLAIR y SWEETCLAIR a pesar de que conceptualmente son lo mismo. La vigilancia específica © de Heda resuelve el problema agregando SWEETCLAIR, SWEET CLAIR, DULCI CLAIR, DULCICLER y SWEETCLER al listado previo de opciones comparativas de la marca vigilada DULCICLAIR.       

Debe hacerse por medio de un agente de la propiedad industrial que cuente con medios suficientes para vigilar cualquier riesgo de confusión de una marca registrada. Si lo haces con nosotros, Heda, te beneficiarás de su programa de vigilancia específica © que asegura contra todo riesgo de confusión las marcas creativas imaginadas para ser únicas, ausentes en diccionarios y que podrás insertar en el portal web www.brandwatching.es como marcas específicamente vigiladas y seguras con un acceso a la web de cada marca.