Preguntas y Respuestas

¿Por qué hay que vigilar las marcas?

Porque la Administración Pública, el Estado, no entra en la defensa del derecho de propiedad privada de la marca o del nombre comercial registrados. Al tratarse de un derecho privado el cuidado de su defensa compete exclusivamente a su propietario. De ahí que cuando se solicita una marca posterior parecida a una anterior el Estado no se opone, sino que al no ser competente espera durante el período de dos meses de información pública que se abre con la publicación de la solicitud a que se oponga cualquier titular de cualquier marca anterior que se considere perjudicado por parecido, y si no hay oposición se concede la marca solicitada aun en el caso de ser idéntica o tan parecida que pueda crear confusión tanto en el público en general como en el público atento en particular. Pero si el propietario de la marca anterior no se entera de ese parecido con la posterior se registra ésta por muy parecida o incluso idéntica que sea con la anterior. De ahí la importancia de la vigilancia de las marcas y de que con esta vigilancia no quede ningún aspecto confundible sin vigilar, como hace Heda con su vigilancia específica ©, valiéndose para ello de algoritmos fonéticos y semánticos allí donde la imaginativa de la marca lo permita y agregando a mano donde no, e incluso de la ayuda puntual del titular. Es la única forma de prevenir que lleguen a coexistir dos marcas parecidas en el mercado.

¿Cómo es la vigilancia específica de Heda?

La vigilancia específica de marcas (copyright 2020) de Heda compara la estructura fonética, conceptual o sinonímica, unificable o separable, su género opuesto y la traducción en su caso total o parcial a un idioma publicitario, de cada una de las marcas vigiladas con toda publicación de solicitud de signo distintivo (marca o nombre comercial) del boletín de marcas nacionales (OEPM), del de marcas comunitarias (EUIPO) o de la gaceta de marcas internacionales (WIPO). Dicha publicación de solicitud es obligatoria para la concesión de toda marca y es lo que permite a Heda proponer al titular de la marca vigilada la oposición al registro de cualquier marca que pueda dañar su buena imagen.

¿Se puede llegar a un acuerdo con una marca parecida anterior?

Sí, si ambas partes acuerdan respetarse los productos de distinta índole y en su caso la circunscripción geográfica que ambos titulares de marcas acuerden. En tales casos es conveniente que actúe siempre como intermediario el Agente de la Propiedad Industrial, en nuestro caso Heda.

¿Qué es la licencia de una marca registrada?

Es la formalización de un contrato por el que el titular de una marca que goza de buena reputación en el mercado permite al licenciatario su buen uso bajo las circunstancias y condiciones que se estipulen. Se diferencia de la franquicia en que ésta se aplica a la comercialización de todo el negocio, mientras que la licencia se limita tan sólo al buen uso de la marca en su venta. Para que tenga efectos frente a terceros debe inscribirse en el registro de marcas del país en que se contrata.

¿Qué es la franquicia de una marca registrada?

Según la Federación Europea de la Franquicia la franquicia es un sistema de comercialización de bienes y/o servicios y/o tecnología, que se basa en una colaboración estrecha y continua entre empresas financieramente separadas e independientes -el franquiciador y sus franquiciados-, mediante el cual el franquiciador concede al franquiciado el derecho, pero también le impone la obligación, de llevar a cabo un negocio conforme al concepto del franquiciador. Este derecho faculta y obliga al franquiciado -a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta-, a utilizar el nombre comercial del franquiciador, y/o la marca registrada y/o marca de servicio, el know-how, los métodos técnicos y de negocio, el procedimiento y otros derechos de propiedad industrial y/o intelectual; sobre la base de una prestación continua de asistencia comercial y técnica, dentro del marco del contrato de franquicia (escrito) celebrado entre las partes para este fin. El «Know-how» es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, derivadas de experimentaciones y experiencias del franquiciador, que es secreta, sustancial y determinada.

¿En qué consiste el derecho prioritario o la prioridad de una marca registrada?

Es el derecho del que disfruta el titular de toda marca en vigor cuya fecha de solicitud sea anterior a la de cualquier otra marca posterior. Lo faculta para oponerse a toda marca posterior cuyo parecido induzca a confusión. Se adquiere en el momento de la solicitud de la marca y con la concesión de ésta se consolida como derecho exclusivo con capacidad para prohibir. El Convenio de la Unión de París establece que este derecho prioritario es válido durante seis meses para todos los países signatarios del mismo, que son prácticamente todos los países del mundo, por lo que se puede registrar como marca comunitaria o como marca internacional o en cualquier país del mundo a los seis meses conservando la prioridad del país de origen.

¿Qué derechos confiere una marca registrada?

Además del derecho prioritario comentado en la pregunta anterior, con la concesión se consolida el derecho exclusivo y el derecho a prohibir, facultando al titular de la marca el primero a no ser molestado como cualquier otra propiedad en su disfrute y el segundo, el “jus prohibendi” a prohibir todo uso indebido o fraudulento prohibido. Si la marca posterior ha sido concedida porque nadie se ha opuesto a su registro habría que demandar su nulidad en los tribunales de justicia.

¿Se puede la marca arrendar mediante su licencia o vender mediante su cesión?

Como toda propiedad privada la marca se puede arrendar mediante contrato de licencia o vender mediante su cesión, debiéndose inscribir, para que tanto la licencia como la cesión tengan efectos frente a terceros, en el registro de marcas de la oficina de la propiedad industrial del país en el que se realicen. Los servicios administrativos de Heda o los jurídicos en su caso le prepararán la documentación necesaria para llevarlas a cabo. Si lo que desea es encontrar un comprador para su marca podrá anunciar su venta en la sección de nuestra web www.hedapatentes.com dedicada a la compraventa de marcas.

¿Cómo defiende Heda los derechos de una marca registrada?

Heda propone al titular de la marca vigilada oposición ante la entidad estatal instructora del expediente de registro (en España la OEPM) de toda marca idéntica o tan parecida a la vigilada que induciría al público a confusión si se concediera y cuya búsqueda haya sido prevista en el listado previo de la vigilancia específica. Y también requiere en nombre del titular a aquel tercero que sin su consentimiento use en el mercado una marca igual o semejante a la vigilada por Heda para que cese de inmediato en el uso no consentido de una propiedad ajena y si el infractor no cesa lo demanda en nombre y representación del titular ante los tribunales de justicia o bien le propone en su caso la rúbrica de una licencia que le permita el uso de la marca con arreglo a derecho.

¿Por cuánto tiempo se registra una marca?

Por diez años, siendo renovable indefinidamente. Para evitar que marcas en desuso impidan el registro de marcas nuevas es obligatoria la renovación. Si no se renuevan caduca su vigencia y desaparecen del registro de marcas. Heda avisa por correo electrónico al titular de la marca vigilada con tiempo suficiente para solicitar su renovación en plazo y forma. Recomendamos a nuestros clientes que no atiendan las propuestas de renovación de otras agencias porque así se pierde la vigilancia específica © de Heda.

¿Cómo puedo proceder para registrar una marca comunitaria o internacional?

El Convenio de la Unión de París establece un plazo de seis meses para conservar el derecho prioritario de la marca en todo el mundo. Es recomendable solicitar el registro a los seis meses en la WIPO por el sistema de la Unión de Madrid, designando los países en los que se tiene la intención de hacer uso efectivo de la marca. Por el sistema de Madrid se pueden designar también marcas regionales como la marca comunitaria o la marca africana. La Unión de Madrid consta actualmente de 110 miembros y abarca 126 países. Esos miembros representan más del 80% del comercio mundial, y se ampliará a medida que aumente el número de miembros.  Para consultar la lista de países miembros de la Unión de Madrid entre en el siguiente enlace: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¿Qué se entiende por marca anterior y posterior?

Es marca anterior toda aquélla que estando vigente tenga una fecha de solicitud anterior a la fecha de solicitud de cualquier otra marca, la posterior.  El derecho prioritario recae sobre el titular de la marca anterior y lo faculta para oponerse a cualquier marca posterior cuyo parecido fonético, conceptual (o sinonímico), de género, unitaria o separada, o de traducción a otro idioma pueda crear riesgo de confusión entre el público. El derecho del público a no ser confundido incurre también sobre el derecho prioritario de la marca. También puede ser motivo de conflicto el hecho de que un tercero pretenda aprovecharse de la reputación alcanzada en el mercado por una marca anterior. En estos conflictos el derecho preferente recae en el titular de la marca anterior.

¿En qué consiste la clasificación internacional de productos y servicios?

Se entiende que para que haya verdadero riesgo de confusión entre una marca anterior y una posterior han de relacionarse ambas por los productos o servicios que distinguen, por lo que deben estar ambas encasilladas en la misma clase del nomenclátor internacional o en clases relacionadas por algún aspecto entre sí. No obstante, esta norma no se aplica si la marca anterior es notoria, o bien conocida en su sector, o renombrada, ampliamente conocida por el público. El Convenio de Niza establece 45 clases de productos y servicios para el registro de las marcas y se puede consultar entrando en el siguiente enlace:  https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action

¿Qué representa la oposición en el expediente de concesión de una marca?

Al ser la marca un bien privado la Administración estatal no puede actuar en favor de los titulares de derechos de propiedad privada, sino que es el propio titular el único que puede interponer oposición o recurso por sí mismo o a través de su agente de la propiedad industrial, siendo este último quien con seguridad conoce como profesional el derecho de marcas. Y lo mismo en caso de interponer recurso en la vía contencioso-administrativa.

En consecuencia, no es posible encomendar la vigilancia ni esperar del Estado (en nuestro caso la OEPM) la interposición de ninguna oposición en defensa del derecho prioritario de la marca vigilada frente a cualquier marca posterior que se le parezca, a pesar de ser el Estado quien instruye el procedimiento administrativo hasta su concesión o denegación. Sin embargo, la OEPM ofrece a los particulares la oportunidad de registrar sus marcas directamente, sin la actuación del Agente de la Propiedad Industrial, pero sin advertirles que en caso de colisionar ese registro con otro anterior no será la OEPM quien se encargue de interponer la oposición, sino que tendrán que hacerlo ellos mismos o buscar a un Agente de la Propiedad Industrial que lo haga por ellos. Si bien es cierto que “ignorantia juris non excusat”, también es cierto que el interesado que procede a registrar su marca a través de la OEPM lo hace desconociendo que ésta puede ser concedida a pesar de colisionar con una anterior, sólo por no haberse interpuesto la preceptiva oposición. Existe, eso sí, una costumbre de la OEPM, no exigida por ley sino a título meramente informativo, de avisar de la identidad o el fuerte parecido con una marca anterior, pero al no ser algo determinado por ley no es ni de obligada observancia ni puede abarcar todo el espectro de aspectos comparativos que encierra la vigilancia de una marca, ni compromete a las partes. Para evitar esta paradoja es recomendable registrar la marca con la mediación de un Agente de la Propiedad Industrial, que es quien como profesional mejor conoce mejor el derecho de marcas y quien se encargará de realizar la mejor y más amplia vigilancia de ésta. Si contrata esta vigilancia con Heda obtendrá la vigilancia específica © de su marca, que incluirá un compromiso definido y delimitado, concreto, sobre la vigilancia de todos los detalles comparativos que han de intervenir en la misma, de tal manera que el cliente obtiene la seguridad de estar plenamente protegido por contrato, siendo Heda responsable como parte contratante de su cumplimiento.

¿Se debe registrar la marca directamente en la OEPM sin la mediación del Agente de la Propiedad Industrial?

La respuesta es no, a no ser que el solicitante sea consciente de que su marca puede ser concedida, paradójicamente por la misma OEPM que tramita su solicitud, si una marca anterior tan parecida que pueda inducir a confusión en el mercado no se opone, porque la OEPM no se puede oponer. Consecuentemente, el solicitante que acude a tramitar el registro de su marca directamente a la OEPM debería acudir al mismo tiempo a un Agente de la Propiedad Industrial que se ocupe de su vigilancia, es decir, de notificarle y consecuentemente presentar oposición de cualquier marca anterior que por su parecido fonético o conceptual corra riesgo de confusión.

¿Qué es el riesgo de confusión?

Se entiende que no hay riesgo de confusión cuando dos marcas conviven en el mercado sin colisionar la una con la otra. En cambio, cuando el público medianamente atento percibe ambigüedad, no las distingue con certeza, hay riesgo de confusión, siendo ello motivo de denegación o de nulidad de la marca posterior.        

¿Qué se entiende por marca específicamente vigilada?

Por marca específicamente vigilada se entiende la marca que encarga a Heda la vigilancia específica © del derecho prioritario de su marca frente a cualquier marca posterior que vulnere su derecho exclusivo. Heda compara sus marcas vigiladas mediante el cruce informático de un listado previamente elaborado con todas las solicitudes de registro de marcas posteriores. La diferencia con la vigilancia convencional radica en que Heda compara un listado previamente elaborado en el cruce informático con las solicitudes posteriores, mientras que en la vigilancia convencional se comparan las marcas en el momento de cruzarlas informáticamente, es como decir que la vigilancia específica © de Heda va de lo particular a lo general y la convencional de lo general a lo particular.

¿Qué ventajas ofrece la vigilancia específica © de Heda?

Al elaborarse específicamente el listado previo que se va a comparar al cruzarlo electrónicamente con todas las solicitudes de marcas posteriores, se puede adaptar el plan comparativo a cada marca vigilada. Es decir, se puede hacer lo mismo que hacen las grandes marcas, diseñar un plan de vigilancia específico en el que no se desaproveche ningún aspecto que deba ser vigilado. Podría decirse que la vigilancia específica © de Heda generaliza, divulga en un sentido más amplio del término, el plan de vigilancia de las grandes marcas, aplicando a todas las marcas vigiladas los principios que rigen el plan de vigilancia de la gran marca.

¿En qué consiste el listado previo para la vigilancia específica © de las marcas?

Por listado previo se entiende la lista previamente elaborada, y en su caso pactada con el titular, de todas las posibles analogías que pueda haber entre la marca vigilada y todas las marcas posteriores. Estas analogías no sólo son fonéticas sino también total o parcialmente conceptuales, de género, de unificación o de separación, y de traducción total o parcial a idiomas publicitarios (lo de total o parcial se aplica a las marcas compuestas en las que un sólo término sea análogo). Al ser en muchos casos prácticamente imposible o muy difícil la programación informática convencional de esta vigilancia por ser las marcas creaciones imaginativas, cobra valor la programación de la vigilancia específica © de Heda, que se apoya en un listado previamente elaborado, incluso a mano si es preciso, que cubre todas las coincidencias (matchings) en todos los casos posibles. Para elaborar este listado previo Heda no desprecia aplicar los algoritmos fonético, sinonímico y de traducción que según los casos se utilizan de base para captar la analogía buscada.

¿Cómo puedo lograr la simulación de la vigilancia específica © de mi marca?

Una simulación del listado previo confeccionado y listo para pactar su aprobación es posible de forma sencilla. Sólo tiene que pedírnosla sin compromiso por email a info@hedapatentes.com sin olvidar el nombre de su marca y si quiere contratar nuestro servicio de vigilancia específica © rellene la hoja de encargo que encontrará en nuestra web www.brandwatching.es  

¿Qué puedo hacer si constato que alguien copia mi marca registrada sin mi consentimiento?

Informar al Departamento Jurídico de Heda para que requiera fehacientemente (mediante Burofax) al infractor con el apercibimiento de que cese de inmediato en el uso no consentido de una propiedad ajena (la marca) y de no hacerlo tendrá que indemnizar por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente se puede ofrecer, si se quiere, una licencia que le permita usar la marca con arreglo a derecho.    

¿Qué pretende Heda con su vigilancia específica © de marcas?

Heda ha potenciado el servicio de vigilancia de similitudes entre marcas, mejorándolo sustantivamente y expandiéndolo a nivel global y protegiendo los derechos de autor de estas mejoras. Al ofrecer al cliente una vigilancia específica ©, se compromete a comparar un listado, previamente elaborado con la eventual intervención del cliente, con las solicitudes de registro de marcas que se publican en los boletines nacionales, comunitario e internacional, avisando al cliente de las analogías que encuentre para que éste decida si se opone o no.

¿En qué se diferencia la vigilancia específica de Heda de la vigilancia convencional?

Actualmente la competencia ofrece servicios de vigilancia de marcas que al realizar la búsqueda van de lo general a lo particular, y por ello no sólo complejos de programar, sino que no solucionan del todo el riesgo de confusión, dado el carácter creativo, imaginado, de las marcas. Los programas de vigilancia de marcas convencionales tropiezan en el cruce electrónico con gran cantidad de coincidencias (matchings) que requieren demasiado tiempo para depurar las inocuas y erradas, dificultando el control de los verificadores, que se ven obligados a purgar cantidad de coincidencias inútiles. La vigilancia específica © de Heda, en cambio, restringe el horizonte de búsqueda de posibles conflictos entre marcas, actuando desde lo particular a lo general, lo que lleva a cabo elaborando un listado previo específico para cada marca en el que puede colaborar, si desea revisarlo, el propio titular de la marca. A esta forma de actuar le llama Heda vigilancia específica © cuyos derechos de autor explota, y consiste en preparar la búsqueda de analogías específicas para cada marca vigilada, entre las que se incluyen las analogías fonéticas, conceptuales o sinonímicas, de traducción a otros idiomas comerciales, de uniones o desuniones, de género y de todo lo que por otros motivos de carácter creativo creamos que deben agregarse a dicho listado previo. En resumen, resulta una vigilancia más conforme a su objeto, la marca vigilada, al comparar sus aspectos comparativos particulares con lo general, mientras que la vigilancia convencional compara los aspectos comparativos desde lo general, las solicitudes publicadas, con lo particular, la marca vigilada. Esos aspectos u opciones comparativos quedan concretamente definidos para cada marca vigilada en la vigilancia específica © de Heda, mientras que en la vigilancia convencional son valores múltiples polivalentes para todas las marcas vigiladas.      

¿Por qué se insertan las marcas vigiladas en la web brandwatching.es?

La inserción por orden alfabético de todas las marcas vigiladas en la web, cada una con su logo, un eslogan publicitario al pie o si se prefiere los productos o servicios y un enlace que da acceso a su propia web tiene dos objetivos: Por un lado, servir de publicidad a la marca y por otro dar a conocer sus productos o servicios al público mediante enlace a la propia web de la marca vigilada. El posicionamiento de nuestra web www.brandwatching.es está muy reforzado en Internet gracias a los anuncios y artículos divulgativos que se publican para promocionarla, por lo que estar presente en esta web puede servir para que un internauta busque los productos o servicios en los que esté interesado.

¿Se puede contratar la vigilancia convencional de una marca obviando el riesgo de confusión?

La respuesta es no. Porque las opciones comparativas que se barajan en la vigilancia convencional son tantas y al no estar sometidas a patrones concretos resulta fácil caer en un defecto o en un error que haga que decaiga la vigilancia en algún aspecto o falle el resultado de alguna comparación o el de su verificación durante el proceso de revisión que a veces se alarga demasiado. En los casos en que se escape la detección de una marca de afinidad tan cercana que induzca a confusión no queda otra salida que demandar su nulidad en los tribunales.

Con Heda en cambio se contrata la vigilancia en términos concretos, lo que se contrata es que las opciones comparativas previstas en el listado previo elaborado según las características creativas de cada marca encuentren en el cruce electrónico todas las similitudes con las marcas solicitadas con posterioridad que puedan dañar su imagen o inducir a confusión en el mercado. En resumen, con Heda no se contrata una vigilancia abstracta, sino una concreta. De ahí que el riesgo de confusión pueda reducirse a su mínima expresión por un lado y por otro si se produce la confusión y hay que reclamar la nulidad de la marca posterior en los tribunales ello no se debería a no haber estado previsto en lo contratado.            

¿Quién asegura entonces la prevención del riesgo de confusión de una marca?

Con el sistema convencional de vigilancia de marcas es arriesgado prevenir el riesgo de confusión. Sin embargo, con el sistema de vigilancia específica © de Heda es posible acercarse a la prevención absoluta del riesgo de confusión.

¿Qué protegen los derechos de autor (copyright) del programa de Heda?

En la sección DERECHOS DE AUTOR se exponen con suficiente amplitud las características de los derechos de autor de Heda referidos a su programa de ordenador registrado por el que se da particular solución a los inconvenientes de la vigilancia convencional de marcas. Al contratar el cliente la vigilancia específica © de su marca con Heda queda ésta obligada a vigilar su marca según el sistema protegido por el copyright, que consiste en realizar la vigilancia partiendo de la particularidad de la marca vigilada y cruzando electrónicamente todas sus posibles opciones comparativas con las solicitudes de marcas que se publiquen con posterioridad, y responsabilizándose Heda en llevar a cabo esta vigilancia específica © según los términos acordados en contrato. Por este copyright o estos derechos de autor registrados en Propiedad Intelectual, queda prohibido el uso, la reproducción total o parcial por cualquier medio o bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria, la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de este programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, así como cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias tanto en España como en todos los países signatarios del Convenio de Berna.

¿Qué son las prohibiciones absolutas y las relativas?

Heda prescinde de detectar prohibiciones absolutas para el registro de las marcas, ya que éstas son notificadas por la Oficina de marcas correspondiente, que si bien no suspende el procedimiento de concesión por motivo de prohibiciones relativas a parecidos entre marcas, que afectan sólo a los derechos particulares de sus titulares, sí en cambio suspende el procedimiento hasta que se subsanen los defectos motivados por prohibiciones absolutas, como por ejemplo la denominación exclusiva del producto o el servicio que pretende distinguir la marca, o la denominación por la que se conoce en el mercado el producto, por ejemplo PATA NEGRA para jamón, la denominación geográfica exclusivamente, por ejemplo LA RIOJA para vinos, o la no exclusión de productos que no sean los propios de la denominación, por ejemplo, no se podría registrar OLIVOIL para aceites de girasol sino sólo para aceites de oliva, el nombre de una persona distinta del solicitante, los símbolos oficiales como banderas, escudos, acrónimos, denominaciones de organismos o instituciones oficiales, a no ser que se excluyan de la protección solicitada, por ejemplo, una marca de un  producto español puede exhibir la bandera de España siempre que dicha bandera se excluya de la protección exclusiva solicitada para la marca.

Al no poder ser prohibido el registro por la Oficina de marcas por motivos de prohibición relativos tienen que ser los propios titulares los que se opongan por sí mismos o a través de sus representantes. El problema surge cuando los titulares no se enteran de que alguien pretende registrar una marca muy parecida a la suya porque, debido a la singularidad creativa de las marcas, nadie le haya advertido de dicho parecido, por ejemplo, será muy difícil advertir del parecido entre DULCICLAIR y SWEETCLAIR a pesar de que conceptualmente son lo mismo. La vigilancia específica © de Heda resuelve el problema agregando SWEETCLAIR, SWEET CLAIR, DULCI CLAIR, DULCICLER y SWEETCLER al listado previo de opciones comparativas de la marca vigilada DULCICLAIR.       

Heda Vigila:

Protección garantizada de tus derechos sobre la marca registrada. 30 años de experiencia al servicio de tu marca

Madrid: C/ Silva, 2, 1º – 28013 — Sevilla: Virgen de Guaditoca, 8 41011

Si no deseas recibir más emails ni ampliar la información, haz clic en

error: Content is protected !!